【經濟變．辨．辯】生物科技專利的「發明」與「發現」之檢辨
李順典 (2011/03/01) 《台灣經濟研究月刊（第34卷第3期》
關於專利保護適格性(eligibility)的問題，目前已進行到促進生物科學朝向產品商業化與其製程。
適格性所謂「發明(invention)」的定義，已可應用到生物科技的範圍，但由於歐洲專利公約(EPC)、美國專利法，以及基本專利制度的不同，使用生物材料的「發明」仍存在著是否可獲得專利的問題。歐洲對於生物材料適格性的問題由歐盟指令(EC Directive)加以規定，美國早期則是由判例法來決定。在專利制度中，關於適格性的問題，例如「發明」的種類及其解釋，每一個細節都被嚴密的審視。
就法律結構必須具備的基本適格性而言，在可以獲得專利和不可獲得專利的標的之間，要有一個清楚的界線。可專利性的標的必須是一種「發明」，而針對使用生物科技的材料，專利法又將之區分為「發明」和「發現」，與古典機械科學和技術適用專利的情況有所不同。
也就是說，生物科技上的「發現」可能無法授予專利，但生物科技「發明」的基因序列是可獲得專利的。「發現」的觀念是指：自然界業已存在的事物或現象，藉由「被發現」而變成新知識。就法律觀念而言，「發現」相對於「發明」，有顯著的不同，「發明」是一種新穎的生產或製程(process)，不能是先前已存在的。
專利制度的問題在於，標的的範圍與可專利性的標準。此時，我們必須在這兩個觀念之間做出區別，因為這是一種基礎的研究，亦即，專利保護的適格性－也就是說專利制度是否包含「發現」的標的物，與合法發明的標的物之可專利性，是完全不同的問題（注1）。
發明(Invention)
僅有少數國家的專利法給予可獲得專利的標的（即「發明」）一個明確的定義，而美國專利法就是其中之一，其宣稱：「任何人發明或發現任何新穎的和有用的製程(process)、機器(machine)、製造(manufacture)或物之組合(composition of matter)，或因而產生任何新穎的和有用的改善，可能因此獲得一種專利（注2）。」除了給予定義之外，這也是「可獲得專利的發明」之特定種類。
「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱TRIPs協定）」也沒有給予可適用專利保護的「發明」一個明確的定義，但它也沒有將自然發生的物質排除於專利之外，例如基因和細胞，該協定專利保護的範圍延伸到所有科技，包含生物科技的發明。TRIPs與歐盟指令對生物科技的發明均保持善意，歐盟指令同樣沒有明確的定義，但它顯然認為生物科技的發明保有其可專利性。歐洲專利公約的適格性則很明確，例如基因序列的「發明」是具有可專利性的標的（注3）。
1.法律的定義(Legal Definition)
很難解釋為何多數專利法沒有明確定義「發明」的觀念，當標的包含不同類型的發明時，若意圖使用一種定義去包含那些非常抽象(abstract)的事物，這樣「發明」的法律定義可能不夠精確。
在解釋的層次和未來的發展上，本質的複雜性並不代表一個明確的定義不適用，「表達序列標籤」(expressed sequence tags, ESTs)就是一個適切的案例，因其在這個領域被質疑是否可獲得專利之故。然而，不需要去否認現有的定義觀念，抽象地包含所有的科技（注4）。更多的國家在不肯定的條件中已傾向去定義「發明」的觀念，這已闡明有關生物科技的討論可能有助於專利保護適格性的了解。
2.發明而非發現(Invention as Opposed to Discovery)
「發明」的法律定義已在歐洲專利公約(EPC)（注5）的國家和美國有所發展，但關於可專利性的標的，學術界已發展到將在歐洲專利法和美國專利法中，被認為是自然產物的「發現」排除於專利之外，因專利法包含的標的也可能在自然界發現。這在「發明」和「發現」之間難解的區別，對某些專利法保護的事物存在著實質的影響。
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